Le droit des marques de commerce au Canada

La marque de commerce au petit et au grand écran(p.111-140)

 

La marque de commerce (MC) :

      1. Marchandises
      2. Services (on adopte une interprétation libérale, affaire Kraft)

Étapes à suivre lors d’un litige dans les cas d’utilisation d’une MC dans un film ou pour le titre du film :

      1. Il faut s’assurer que le dem. et le déf. utilisent les 2 une MC. Ex. le gouvernement qui utilise une phrase identique à une MC dans une campagne électorale. Ici, il ne peut s’agir de contre-façon car le texte n’est pas une MC.
      2. Est-ce que la MC est utilisée pour se distinguer de la source de produits ou services ? Art. 2, 4 et 22 LMC (argument de la dilution ou distinction) Affaire Clairol. Ex. un film qui montre un acteur écoutant des extraits de Cartoons. Ici, il n’y a pas de distinction, c’est la MC tel qu’elle existe qui est montrée.
      3. Si oui à la question 2, est-ce qu’il y a :
        1. Confusion, art. 20
        2. Dépréciation, art.22

Confusion selon l’affaire Pink Panther:

  1. L’affaire 007 renversée par Pink Panther
  2. La loi ne confère pas un droit exclusif à tous les produits et services possibles.
  3. Notoriété n’est pas un critère important.
  4. La célébrité de MC n’est pas le critère le + important.
  5. Y a-t-il confusion au yeux du «consommateur moyen».
  6. Voir les précisions apportées par l’affaire

Dépréciation selon l’affaire Perrier :

La liberté d’expression ne peut pas permettre de diminuer une MC.

 

L’affaire Mattel (p.141-164)

  • Cour critique Pink Panther et Exiger un lien entre la marchandise/services et la MC ne devrait pas être le critère principal. C’est plutôt le critère de confusion qu’il faut observer tel que le souligne l’art. 6 LMC.
  • Le facteur décisif n’est pas l’énorme différence qui sépare le genre de marchandise. C’est une considération en générale importante.
  • On confirme que la notoriété de la MC n’est pas décisive.
  • L’intention coupable n’est pas pertinent.
  • On applique les critères de l’art. 6(5) LMC. (voir parr.74, p.21 et ss)
  • Pour le «consommateur occasionnel plutôt pressé».
   

L’affaire Tommy Hilfiger (p.165-198)

 

Défense invoque :

      1. contre-façon
      2. imitation frauduleuse (passing off)
      3. dépréciation de la valeur marchande

Recours invoqués :

      1. Injonction
      2. restitution des bénéfices
      3. dommages-intérêts exemplaires

Analyse

  1. Validité de l’enregistrement des MC
    • MC déposée est une présomption de validité
    • Défendeur invoque que la MC n’est pas enregistrable car elle n’a pas de caractère distinctif, art. 18(1)b, (parr.51).
    • La Cour définie «distinctif». Le caractère doit être présent au moment de la RII. 2 types existent : inhérent (unique et inventé) et acquis (par suite de son emploi au marché). Dans le cas en l’espèce, le transfert de THC à THC retails n’a pas provoqué la perte du caractère distinctif puisque le transfert a eu lieu dans la même cie. C’est valide même s’il n’y a pas eu de transfert d’achalandage.
  1. Violation de l’art. 19 LMC.
    • Est-ce que les déf. utilisaient ses produits à titre de MC, art.2 ?
    • ? ce que le logo est identique ?
    • R : Non, donc il n’y a pas eu de violation de l’art.19 LMC
  1. Violation de l’art.20 LMC.
    • Est-ce qu’il y a confusion ? Critères : est-ce que la présence des 2 MC dans la même région peut faire conclure que les marchandises sont fabriquées ou vendues par la même personne et ce, même si les produits ne sont pas de la même catégorie générale. Il faut utiliser les critères de l’art. 6(5) LMC + toutes les circonstances.
    • 6(5) LMC (parr. 100-114)
      1. Distinctif : inhérent ou acquis(usage de la MC. Il est notoire que la MC provient d’une source déterminée).
      2. 105
      3. Voir quels articles sont couverts par l’enregistrement, donc ceux qui bénéficient de la protection accordée à la MC.
      4. Voir le type de réseau de distribution de marchandises/services.
      5. Voir la MC en totalité, dans son ensemble aux yeux du consommateur moyen.

R : il n’y a pas eu de violation de l’art.20

  1. Est-ce qu’il y a eu violation de l’art. 22 LMC
  • o Il faut démontrer que la MC est déposée selon l’art. 4.
  • o Il faut prouver ↓ de l’achalandage
  • o Il n’est pas nécessaire de démontrer que le défendeur utilise la MC au sens de l’art. 2 (L’affaire Clairol)
  • o Déf. de «achalandage» au par. 128
  • o La preuve de la confusion n’est pas nécessaire pour cet article.
  • o R : il n’y a pas eu ↓ de l’achalandag
  1. Est-ce qu’il y a imitation frauduleuse selon l’art. 7b) LMC
    • Critères selon l’affaire Apotex: achalandage. Induction en erreur du public suite d’une représentation trompeuse. Dommages réels ou éventuels.
  2. Responsabilité personnelle, parr. 139 et ss
 

L’affaire Veuve Cliquot Ponsardin(p.199-216)

Action pour usurpation. Le juge répète les critères de la confusion tel que Mattel (parr. 18-20). Souligne que dans Pink Panther on accorde trop d’importance aux diff. de «marchandises, services, entreprises».

  • Analyse l’art.6(5) LMC, parr. 28-37
  • Invoque l’art. 22 LMC : 4 éléments à tenir compte
  • 1. Emploi de la marque déposée selon l’art. 4(1) LMC, parr.47
  • 2. Preuve de l’achalandage, par. 50-53
  • 3. Lien entre l’achalandage du dem. vs l’emploi par le déf. susceptible d’être établit par le consommateur. Le témoin expert ne peut pas faire de la spéculation, il doit prouver ces faits.
  • 4. L’achalandage est-il susceptible d’être déprécié? Analyse de la juris américaine, par. 66.
 

L’affaire Anheuser-Busch v. Labatt (p.235-246)

  • Est-ce que Ice gold est descriptif ?
  • Quel sens ce mot signifie pour le consommateur de bière moyen ? Le terme doit être considéré dans son ensemble. Ice gold permet d’imaginer facilement une bière. C alors non distinctif et l’action est rejettée.
 

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