L’action en contrefaçon de marque Fiches/Cours

LE RÉGIME DE L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE

La contrefaçon de marque est la reproduction ou l’imitation d’une marque, sans l’autorisation de son propriétaire. La détention, la vente ou l’importation de produits comportant une marque contrefaisante est un délit pénal.

§1. Les conditions de l’action

Les autres fiches de cours :

A. L’existence et la validité de la marque

– Aux termes de l’art. L.716-2 al.1 du CPI une action en contrefaçon ne peut être engagée que pour les faits postérieurs à la publication de la demande d’enregistrement (qu’il s’agisse d’u premier dépôt ou d’un renouvellement). Mais l’al.2 prévoit que peuvent être constatés et poursuivis les faits postérieurs à une notification de la demande au présumé contrefacteur, le tribunal devant surseoir à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.

– L’action ne peut aboutir que s’il existe une marque valable. Une marque enregistrée est présumée valable : foi est due au titre. Il appartient donc au défendeur de soulever la nullité de la marque soit par voie reconventionnelle soit par vois d’exception (voir. Infra sur les moyens de défense).

B. L’absence de faits justificatifs

Le succès de l’action implique que celui auquel ont fait grief d’avoir porté atteinte à la marque ne puisse pas invoquer de faits justificatifs qui feraient disparaitre l’illicéité de son comportement. L aloi n’énonce pas ces faits justificatifs comme en matière de brevet.

Néanmoins un fait justificatif ressort de l’art. L.713-6aselon lequel l’enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement de la marque = conflit entre une marque enregistrée et signes distinctifs acquis par l’usage et constitués de la même dénomination. Mais le même article permet au titulaire de la marque de demander au tribunal de limiter ou interdire cette utilisation s’il démontre qu’elle porte atteinte à ses droits.

C. Le délai pour agir

– L’action peut être intentée à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque et seulement pour les faits postérieurs à cette date (art. L716-2 al1).

– Exceptionnellement le titulaire d’un dépôt non encore enregistré peut agir après avoir notifié au présumé contrefacteur une copie certifiée de son dépôt. Dans ce cas le tribunal saisi sursoie à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement (L.716-2 al.2)

L’action civile comme l’action pénale se prescrivent par 3 ans à compter de chaque acte illicite (art L716-5al.3)

D.La qualité pour agir

– L’exercice de l’action en contrefaçon est réservé au titulaire du droit sur la marque. En cas de copropriété, chaque copropriétaire peut agir seul, car ils représentent mutuellement.

– Le cessionnaire de la marque peut agir à condition que l’acte de cession ait été inscrit ay RN des marques et pour les faits postérieurs à l’inscription.

– Le licencié exclusif peut agir également si le contrat ne le lui interdit pas et si seulement le titulaire mis en demeure n’a pas exercé l’action.

– Le ministère public peut aussi déclencher l’action pénale en contrefaçon même en l’absence de plainte.

E. La compétence

1. Compétence matérielle

– Lorsque la contrefaçon est un délit pénal, la compétence appartient exclusivement au tribunal correctionnel. Lorsqu’il s’agit d’une action civile, le demandeur à la choix soit de se joindre à l’action pénale, soit de porter l’action devant les tribunaux civils.

– Lorsque la contrefaçon est un délit civil, seul le TGI est compétent.

2. Compétence territoriale

En matière pénale c’est le tribunal correctionnel du domicile ou de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de commission du délit.

En matière civile, c’est le TGI selon les règles de compétences ordinaires.

F. Déroulement de l’action

1. les moyens du demandeur

– Les moyens de preuve généraux(procédure pénale) : saisie, perquisitions. Pour les fautes civiles : écrits, témoignages etc.

– La saisie contrefaçon : art. L716-7 u CPI. Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sont en droit de faire procéder par huissier, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits/services marqués.

Cette saisie est subordonnée à la délivrance d’une ordonnance sur requete obtenue du président du TGI du lieu où elle doit être effectuée.

La saisie réelle peut est subordonnée à al constitution de garanties.

Enfin la validité de la saisie est subordonnée à la délivrance d’une assignation dans le délai de quinzaine.

– Le concours des autorités publiques : pouvoir de saisie des officiers d ePJ – administration des douanes peut retenir les marchandises.

2. les moyens du défendeur

– le fait qui lui est reproché est permis: l’imitation de la marque ne crée pas de risque de confusion, ou il a reçu l’autorisation par contrat de licence

– le demandeur est sans droit: nullité absolue de la marque fondée sur un vice intrinsèque ; forclusion par tolérance de la contrefaçon en cas de la marque postérieure identique enregistrée ; déchéance du droit sur la marque ; épuisement du droit

– prescription triennale de l’action en contrefaçon est acquise.

§2. Le résultat de l’action

L’action peut être rejetée :

· Au pénal : si l’élément matériel du délit n’est pas constitué (l’action civile est alors aussi rejetée) ou c’est l’élément moral qui manque (l’action civile reste alors admise)

· Au civil : l’action a été engagée de manière abusive

· La marque est nulle

Si l’action aboutie, 2 types de sanctions sont possibles :

A. Au civil

– Les mesures provisoires suite à une procédure d’urgence. Le président du TGI saisi en référé peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes ragués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation de la victime. Le président ne peut en revanche condamner le prétendu contrefacteur au paiement d’une indemnité provisionnelle. La demande n’est recevable que si l’action engagée préalablement ou concomitamment au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou son licencié exclusif a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge saisi prend en considération aussi bien les arguments du demandeur que du défendeur. Il vérifie si les droits allégués par le titulaire de la marque ne sont pas épuisés, si la marque présente un caractère distinctif, et si les moyens de défense opposés à l’action en contrefaçon sont voués à l’échec. Le bref délai est de l’ordre de qq mois.

– les mesures définitives:

~ Indemnisation du préjudice subi selon les R classiques de la responsabilité civile. Seul sera indemnisé le préjudice certain et direct résultant de la contrefaçon. Le juge détermine quel est le gain manqué et la perte subie. Indépendamment des actes de commercialisation, le préjudice peut résulter du trouble commercial sur l’image de la marque (avilissement ou dépréciation). Le montant des gains manqués n’est pas nécessairement égal au CA réalisé par le contrefacteur. Calcul de la masse contrefaisante afin de déterminer la part que le titulaire de la marque aurait pu réaliser en l’absence de contrefaçon. En présence d’un licencié, détermination du taux de redevance théoriquement applicable.

~ publication du jugement en totalité ou par extrait aux frais du contrefacteur. Tout abus ou dépassement des mesures autorisées par le tribunal peut être considéré comme des actes de concurrence déloyale.

~radiation du dépôt de la marque contrefaisante

~transfert du nom de domaine en matière de cyber squattage

~exécution provisoire de la décision

~ des mesures préventives : interdiction de poursuivre les actes illicites, confiscation et destruction des produits et instruments ayant servi à commettre le délit.

B. Au pénal

– la contrefaçon est dans certains cas une infraction matérielle constituée même si le défendeur est de bonne foi : reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression, modification d’une marque, vente de produits marqués.

– nécessité de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur (il a agi sciemment ou sans motif légitime) : détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, pratique de la substitution de produits ou de services (fait de livrer un produit ordinaire à la place du produit de la marque demandée par le client).

– les peines varient de 400 000 euros et 4 ans d’emprisonnement à 300 000 et 3 ans selon les actes de contrefaçon. 500000 € et 5 ans en cas de bande organisée. Diverses confiscations et fermeture de l’établissement du délinquant. Délit douanier de contrebande, avec possibilité pour les agents douaniers de s’infiltrer dans les milieux délinquants.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :